兩種類型的商標(biāo)惡意注冊(cè)行為既有區(qū)分，也有關(guān)聯(lián)。

《商標(biāo)審查審理指南2021》明確了《商標(biāo)法》第四條第一款中的“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)”是指“申請(qǐng)人并非基于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的需要，而提交大量商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，缺乏真實(shí)使用意圖，不正當(dāng)占用商標(biāo)資源，擾亂商標(biāo)注冊(cè)秩序的行為”。

“不以使用為目的的惡意”中的“惡意”是指不以使用為目的大量申請(qǐng)商標(biāo)和意欲借此牟利的意圖，與“惡意搶注”中的“惡意”并不相同。

“傍名牌”“蹭熱點(diǎn)”等商標(biāo)惡意搶注行為，如僅損害特定主體的民事利益不涉及損害公共利益的，應(yīng)適用相對(duì)理由條款予以規(guī)制，不屬于“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)”規(guī)制情形。

當(dāng)然，如果惡意搶注商標(biāo)數(shù)量較大，不正當(dāng)占用商標(biāo)資源，擾亂商標(biāo)注冊(cè)秩序的，則應(yīng)同時(shí)適用《商標(biāo)法》第四條第一款予以規(guī)制。

“不以使用為目的的惡意”中的 “不以使用為目的”是指申請(qǐng)人在申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的時(shí)候，既無實(shí)際使用商標(biāo)的目的，也無準(zhǔn)備使用商標(biāo)的行為，或者依據(jù)合理推斷，無實(shí)際使用商標(biāo)可能性。

《商標(biāo)法》第四條立法目的在于遏制不正當(dāng)占用商標(biāo)資源和擾亂商標(biāo)注冊(cè)秩序的商標(biāo)囤積等惡意申請(qǐng)行為，其不以使用為目的大量申請(qǐng)商標(biāo)和意欲借此牟利的意圖，即屬于此條款予以規(guī)制的"不以使用為目的"的“惡意。

隨著商標(biāo)囤積及搶注情形頻發(fā)，為打擊這類現(xiàn)象，新法賦予了行政機(jī)關(guān)主動(dòng)審查“惡意搶注商標(biāo)行為”的權(quán)力，即商標(biāo)局在注冊(cè)申請(qǐng)階段可以主動(dòng)審查是否存在“不以使用為目的惡意注冊(cè)行為”，并可以據(jù)此駁回申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)。

企業(yè)應(yīng)如何面對(duì)不以使用為目的商標(biāo)審查？注意以下幾個(gè)主要方面：

1、控制商標(biāo)申請(qǐng)總量。國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在判斷商標(biāo)申請(qǐng)是否構(gòu)成“惡意注冊(cè)”時(shí)，通常會(huì)考量該申請(qǐng)人名下的商標(biāo)申請(qǐng)總量。

（1）在已有在先注冊(cè)商標(biāo)的情況下，避免重復(fù)申請(qǐng)；

（2）若商標(biāo)被駁回，如有成功可能性，積極提起駁回復(fù)審及行政訴訟，避免此后重新申請(qǐng)。

2、控制同一批次或階段的商標(biāo)申請(qǐng)數(shù)量。數(shù)量不要過多，如超過上百件就很可能存在認(rèn)定“惡意注冊(cè)”的風(fēng)險(xiǎn)。

3、同一批次或階段所申請(qǐng)商標(biāo)的名稱不要過多。

4、同一批次或階段所申請(qǐng)的同一名稱商標(biāo)所涉類別不要過多，不要明顯超出工商登記的經(jīng)營范圍。比如，對(duì)于一般規(guī)模或者傳統(tǒng)行業(yè)的企業(yè)，如果一次性在三四十個(gè)類別申請(qǐng)商標(biāo)，就有可能被認(rèn)定“惡意注冊(cè)”。如若必須在新的行業(yè)領(lǐng)域申請(qǐng)商標(biāo)，可以在提交申請(qǐng)前辦理工商變更登記，增加相應(yīng)的經(jīng)營范圍。

5、必要時(shí)主動(dòng)撤回商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)或注銷注冊(cè)商標(biāo)。如果發(fā)現(xiàn)正在申請(qǐng)中的商標(biāo)或者已經(jīng)獲得注冊(cè)的商標(biāo)確有可能被認(rèn)定“惡意注冊(cè)”，難以辯駁的，可以考慮主動(dòng)撤回商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)或注銷注冊(cè)商標(biāo)，以避免產(chǎn)生不利的法律后果。

6、商標(biāo)獲得注冊(cè)后定期核查使用狀態(tài)，盡量予以使用并保存使用證據(jù)。即使商標(biāo)獲得注冊(cè)，仍有可能被他人以“惡意注冊(cè)”為由申請(qǐng)無效宣告，或者被他人以“注冊(cè)商標(biāo)沒有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用”為由申請(qǐng)撤銷（即申請(qǐng)“撤三”），從而存在商標(biāo)被無效的風(fēng)險(xiǎn)。因此，商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)后，要注意定期審查注冊(cè)商標(biāo)是否有實(shí)際使用，盡量確保對(duì)重要商標(biāo)有實(shí)際使用，并保存好使用證據(jù)；對(duì)于未投入或無法投入實(shí)際使用的商標(biāo)，則提前做好應(yīng)對(duì)措施。

如上所述，申請(qǐng)“防御性商標(biāo)”和“儲(chǔ)備商標(biāo)”是被允許的，但不能“過度”。如何更好地把握滿足現(xiàn)實(shí)注冊(cè)保護(hù)需求與不違反法律禁止性規(guī)定之間的平衡，就需要提前做好商標(biāo)布局，而不能“想一出是一出”。

當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)商標(biāo)注冊(cè)需求特別是需要的商標(biāo)數(shù)量較多時(shí)，建議及時(shí)制定商標(biāo)申請(qǐng)規(guī)劃，結(jié)合當(dāng)下實(shí)際，確定提交申請(qǐng)的時(shí)間、每次申請(qǐng)的具體商標(biāo)及數(shù)量、以及注冊(cè)失敗的應(yīng)對(duì)預(yù)案等，確保申請(qǐng)有“度”。

除了“傍名牌”“搭便車”“蹭熱點(diǎn)”這類商標(biāo)惡意搶注行為絕對(duì)不能觸碰外，也要避免因“防御過度”、“儲(chǔ)備過度”導(dǎo)致被認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)惡意囤積。

來源：商標(biāo)知識(shí)圈