前    言

2010年施行的《最高人民法院（以下簡稱“最高院”）<關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題>的解釋》（以下簡稱“《專利侵權解釋一》”）第六條規定了專利法通常意義上的禁止反悔原則，也稱專利審查檔案禁止反悔原則，或正向禁止反悔原則。2016年施行的《最高院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》（以下簡稱“《專利侵權解釋二》”）第十三條規定了專利審查檔案禁止反悔原則適用的“明確否定”例外。我國由此在專利侵權訴訟中建立了禁止反悔原則的適用規則。[1] [2]

然而，一直以來，實踐中對于禁止反悔原則的屬性和地位、具體適用程序和適用例外方面還存在不太一致的理解和做法。筆者在本文中嘗試借助于相關案例對前述問題進行探討。 

一、禁止反悔原則的屬性和地位

在實踐中對禁止反悔原則和等同原則的關系有兩種不同的觀點。一種觀點認為，禁止反悔原則是在侵權判定時作為等同原則的附屬原則而適用，即只有在需要適用等同原則時才能考慮禁止反悔原則，在構成相同侵權時沒有適用禁止反悔原則的余地。[3] 另一種觀點認為，雖然禁止反悔原則在大多數情況下是為了限制等同原則而被引入適用的，但禁止反悔原則作為一項獨立的權利要求解釋規則，可以獨立于等同原則適用。[4] [5][6]

筆者贊成第二種觀點，禁止反悔原則是一項獨立的規則，在確定保護范圍和侵權判定時都可適用。在確定保護范圍時，禁止反悔原則屬于誠實信用原則的適用，不能反悔到由限縮性修改或者陳述前的內容所確定的保護范圍；而在發明和實用新型專利侵權判定階段，適用禁止反悔是對等同的限制。

首先，禁止反悔原則是權利要求解釋的規則之一。在進行專利侵權判定之前，先要通過解釋權利要求來厘清專利的保護范圍。[7] 根據《專利侵權解釋一》第三條的規定，專利審查檔案是用來解釋權利要求的內部證據之一。而《專利侵權解釋二》第六條進一步規定了專利審查檔案的范圍，包括專利授權確權階段專利申請人或者專利權人提交的書面材料和國務院專利行政部門制作的審查意見通知書、會晤記錄、口頭審理記錄、生效的專利復審請求審查決定書和專利權無效宣告請求審查決定書等。從而，在將記載了限縮性修改或意見陳述的審查檔案用來解釋權利要求的過程中，就可能會存在權利人將授權確權程序中放棄的內容在侵權程序中又反悔的情形，這就是說，在解釋權利要求時就要適用禁止反悔原則作為解釋規則之一。

其次，禁止反悔原則通常作為等同原則的限制而適用，但并不意味著適用了禁止反悔限縮后的技術特征在侵權判定時就一定不能再適用相同或等同原則。這要看限縮性修改或陳述產生的具體情形。

如果限縮性修改或陳述是為了區別于某現有技術方案，那么限縮性修改或陳述后的技術特征就不能再相同或等同于該現有技術相應內容，但仍有可能對被控侵權方案中除該現有技術相應內容外的特征來主張相同或等同侵權。在“農用驅動裝置和相關工具”案中[8] ，最高院認為，“當專利申請人所作的修改或陳述屬于通過增加或變更權利要求的技術特征改變請求保護的范圍，或者增加或刪除一項或多項權利要求，或者把權利要求附加的技術特征予以合并時，……，在專利獲得授權后，專利權人在侵權訴訟中主張技術特征等同的，人民法院應當審查其所作出的修改和陳述與授權后的該技術特征之間是否有實質聯系，是否存在對該技術特征予以限縮或放棄的事實，而不能僅因為權利要求增加了技術特征，就認定專利申請人作出了修改，將該增加的技術特征的等同特征全部予以放棄。”在該案中，申請人BCS公司針對審查意見通知書中對比文件1的技術方案“突塊31前端面為圓弧面31-1，而嵌塊41則具有兩個斜面41-1”，對權利要求1、2進行了修改，其中增加了特征：“所述齒形突出部（19）具有與所述驅動軸（18）連合的加寬的下部（21）；所述驅動軸（18）上的齒形突出部（19）具有與所述工具（10’）的齒形突出部相同的幾何形狀”，并在意見陳述中指出，修改后的權利要求1與對比文件1的相應技術方案相比具有的效果：“……，這種設置使得工具和驅動裝置連接時讓機械抗力平均地分配在驅動裝置和工具上，還進一步減少了交絡變形作用導致折斷的風險。”由此可見，BCS公司通過意見陳述放棄的是對比文件1中“突塊31前端面為圓弧面31-1，而嵌塊41則具有兩個斜面41-1”的技術方案，而非針對驅動軸上的齒形突出部與所述工具的齒形突出部具有“相同的幾何形狀”的技術特征。最高院由此對被訴侵權產品的相應特征與涉案專利權利要求1增加的上述特征進行比對后認定，兩者構成等同特征。

如果權利人是因為其他原因主動限縮性修改或陳述，比如為了與自己的相關專利區分不同的保護范圍而增加技術特征，那么限縮性修改或陳述后的技術特征就不能反悔到限縮性修改或陳述前的原始內容，但仍有可能對被控侵權方案中除前述原始內容外的特征來主張相同或等同侵權。最高院在“放料裝置”案中認為[9] ：“雖然在權利要求中增加技術特征會進一步限定專利權的保護范圍，導致權利要求的保護范圍發生變化，但在沒有其他證據證明權利人通過修改或者意見陳述‘放棄’特定技術方案的情況下，不能僅僅由于在權利要求中增加技術特征，導致權利要求的保護范圍進一步限縮，就認定權利人完全‘放棄’了與該技術特征等同的其他所有技術特征，不能再就增加的技術特征主張適用等同原則。“  在該案中，權利人在實質審查過程中修改權利要求1時增加了“料位開關”，涉案專利權最終被維持有效。權利人放棄的是沒有“料位開關”的原始技術方案，并沒有通過上述修改以及意見陳述而放棄了對被控侵權產品中通過壓力檢測來確定是否排空鋁粉的技術方案主張等同侵權。[10]

最后，禁止反悔原則作為確定專利保護范圍的一種解釋規則，可以參照適用于外觀設計專利侵權程序中。在適用等同原則時需要考慮技術特征的功能或效果因素，這是發明或實用新型專利技術方案劃分技術特征和侵權比對時才考慮的因素。外觀設計專利保護的是“……形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的……新設計”，其中并不保護功能或者效果因素，即在進行侵權比對“整體觀察、綜合判斷”時不會考慮功能或者效果特征對整體視覺效果的影響。也就是說，在外觀設計專利侵權判定中等同原則無適用余地。但是，在確定外觀設計專利保護范圍時卻可以參照適用禁止反悔原則，比如權利人在簡要說明或無效程序中對設計要點和區別設計特征等作了限縮性陳述，在侵權程序中就不能再反悔到限縮性陳述前的保護范圍。[11] 這間接說明禁止反悔原則具有獨立性，不從屬于等同原則。 

綜上，禁止反悔原則是一項獨立的規則，其在確定發明、實用新型和外觀設計專利保護范圍時屬于誠實信用原則的適用；在發明和實用新型專利侵權判定階段，能否就限縮性修改或陳述的內容再適用相同或等同原則，這要看限縮性修改或陳述產生的具體情形而定。

二、禁止反悔原則的具體適用

1.適用范圍

我國關于專利侵權訴訟中禁止反悔原則的適用范圍有一個逐漸演變的過程。從早期“為克服新穎性或創造性缺陷而作出的限制修改或陳述”[12]，擴大到“為滿足專利授權的實質性條件對專利權保護范圍所作的具有限制作用的任何修改或意見陳述”[13] ，包括“為了使權利要求得到說明書的支持”而進行的修改或陳述。[14]  

《專利侵權解釋一》第六條明確了禁止反悔原則適用的范圍為“對權利要求、說明書的修改或意見陳述而放棄的技術方案”。最高院法官在“《專利侵權解釋一》的理解與適用”一文中以及最高院知識產權庭負責人就《專利侵權解釋一》答記者問時都強調了，禁止反悔原則適用范圍是專利申請人、專利權人客觀上所作的限制性修改或意見陳述，該修改或陳述的動因（是權利人主動還是應審查員要求所為）、與專利授權條件是否具有因果關系以及是否被審查員最終采信，均不影響禁止反悔原則的適用。

《專利侵權解釋二》第十三條重申了《專利侵權解釋一》第六條中規定的禁止反悔原則適用范圍為“對權利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述”。

筆者理解，《專利侵權解釋一》和《專利侵權解釋二》的相關規定形成了現行的禁止反悔適用范圍規則。具體表現為：

（1）在授權確權程序中對權利要求書、說明書及附圖作出了限縮性修改或陳述，并且這種限縮性修改或陳述導致了技術方案的放棄，這是適用禁止反悔原則的關鍵前提。[15]

（2）在適用范圍方面，涵蓋了所有類型的限縮性修改或意見陳述，既包括針對權利要求不具備新穎性、創造性，權利要求書得不到說明書支持，獨立權利要求缺乏必要技術特征等對授權有實質性影響的缺陷而進行的限縮性修改或意見陳述；也包括針對審查員指出的形式問題等非實質性缺陷而進行的限縮性修改或意見陳述，只要所述限縮性修改或意見陳述導致了技術方案的放棄。

（3）在修改或意見陳述方式上，也涵蓋了所有的方式，既包括權利人主動進行的修改或意見陳述，也包括應審查員要求而為的被動（適應性或澄清性）修改或意見陳述。只要限縮性修改或陳述記錄在審查檔案中，如審查意見通知書、會晤記錄、口頭審理記錄、無效決定等。[16]

（4）我國現行專利法體系只例舉了禁止反悔原則適用的唯一例外：“明確否定”例外，即該限縮性修改或陳述被明確否定時，就未導致技術方案的放棄，從而不適用禁止反悔原則。

鑒于我國目前對禁止反悔原則的適用范圍和動因采用了較為寬泛的標準，筆者提醒權利人在授權確權程序中修改或者陳述意見時要謹言慎行。例如，不管是針對實質性缺陷還是形式缺陷，也不管是主動還是被動進行的修改或者陳述，只要可能導致保護范圍限縮或放棄技術方案，都要謹慎對待；在獲得專利授權或維持專利權有效的前提下盡量避免因不當或過度地限制性修改或陳述而陷入“兩頭不得利”的困境。[17]

2.適用主體及舉證責任

我國現行法律以及司法解釋對禁止反悔原則的適用主體及舉證責任并沒有明確的規定。實踐中存在不一致的做法。在“汽車地樁鎖”案中[18] ，最高院認為，即使被控侵權人沒有主張適用禁止反悔原則，法院也可以根據業已查明的事實，通過適用禁止反悔原則對等同范圍予以必要的限制。但在前述“放料裝置”案中，最高院認為，“適用禁止反悔原則”應由被訴侵權人主張并舉證證明權利人“限縮性修改或陳述”的具體情形，以及是否權利人因此放棄了“被訴侵權技術方案”；而“不適用禁止反悔原則”則應由權利人舉證證明“限縮性修改或陳述被明確否定”。 

筆者發現，在前述“汽車地樁鎖”案中，二審法院主動適用禁止反悔原則，在很大程度上是因為該案合議庭之前在審理涉案專利的關聯侵權案件中已經獲得了涉案專利的審查檔案，并知悉其中限縮性修改和陳述的內容。[19] 

筆者認為，鑒于目前在適用禁止反悔原則的程序方面存在不同的理解和做法，專利侵權訴訟當事人雙方都應該重視研讀涉案專利的審查檔案，以確定其中是否存在限縮性修改或陳述而應適用禁止反悔原則的問題。如果需要適用或應該不適用禁止反悔原則，雙方當事人應及時主張并承擔相應的證明責任。

1.“明確否定”例外

《專利侵權解釋二》第十三條規定了禁止反悔原則適用的“明確否定”例外。如何理解該條規定的“明確否定”，在實踐中有一定的爭議，主要在于“否定”要到何種程度才符合“明確”標準。比如審查員對限縮性修改或陳述“未予評述”或“不予理會”，此時的否定是“明確”還是“不明確”。

筆者先以兩個案例來說明實務中如何理解和適用“明確否定”例外。

在“鯊魚鰭式天線”案中[20] ，二審法院認為，“明確否定”應當是指以明示的方式作出否定性意思表示，而不能是推定具有否定性意思表示。最高院認為，《專利侵權解釋二》第十三條以是否存在“明確否定”作為“禁止反悔”原則適用的例外情形，當裁判者對權利人作出的意見陳述予以明確否定，不予認可時，則不導致技術方案的放棄，不適用禁止反悔；權利人作出的陳述是否被“明確否定”，著重考察權利人對技術方案作出的限縮性陳述是否最終被裁判者認可，是否由此導致專利申請得以授權或專利權得以維持。

在實審答復審查意見時，權利人關于“特征a未被對比文件1公開而為非公知、特征b為非公知”的意見陳述被審查員否定；在權利要求1加入特征c后，專利獲得授權。在無效階段，權利人關于特征a、b的意見同實審，復審委對權利人關于特征a、b的意見未予評述，而是在特征c的基礎上維持權利要求1有效。

在該案中，二審法院和最高院都認為，實審階段權利人關于特征a、b的意見已被審查員“明確否定”。二審法院認為，復審委并沒有對特征a、b是否使得涉案專利具有創造性作出明確評價，相當于“未予評述”，因而其無論是意思表示的形式還是法律效果均不符合“明確否定”的要求。最高院并沒有評論復審委無效階段的“未予評述”是否構成“明確否定”，但指出“二審法院脫離涉案專利獲得授權的具體審查事實，忽略專利權人的意見陳述已在實質審查程序被‘明確否定’的事實，割裂了審查程序中對技術特征認定的連續性，僅審查了確權程序的相關認定<